專利侵權的評估

有一家台灣公司接到新加坡公司的訂單，要求以新加坡公司的需求及規格，出一批貨到新加坡。

貨品即將製造完成前，新加坡公司要求台灣公司必須負責所有智慧財產權的問題，也就是說，如果產品發生侵害他人智慧財產權的情況，必須由台灣公司負責所有的訴訟費用及賠償事宜。公司業務認為自己無法處理，馬上請新加坡公司先提供訂製產品的相關專利文件。取得新加坡公司所訂製產品的相關專利文件後，業務員即經主管聯繫，請專利事務所提供分析意見，藉以了解接下這批訂單，是否有任何侵害他人智慧財產權的風險。專利事務所於是開始就新加坡公司所訂製產品的相關專利文件，與其他相近的專利開始進行比對。

接這訂單是否要負責所有智慧財產權的問題，稍後才轉到法務部門處理。法務主管與專利事務所聯繫後發現，要確認是否侵害專利，應該是拿公司製造的產品實物與其他相關的專利比對，怎麼是拿產品的專利文件與其他專利作比對呢？(參見所附之相關規範) 就算是新加坡公司指定製造的產品，是依其專利內容製造，也必須拿到產品實物比對才能確認。法務主管於是協調取得已製造的產品實物，再提供給專利事務所與其他相關專利作比對。事務所比對工作的內容包含搜尋比對台灣及新加坡兩地之相關專利，以了解公司產品侵權的可能性，再決定是否要負責所有智慧財產權的問題。

如果這件事在事前未經妥善的處理，結果可能是，貨出到新加坡，業務員領到績效奬金，但發生專利侵權糾紛時，業務員可能已經離職，由法務人員收拾留下來的侵權糾紛，公司可能在日後還要因專利侵權而付出賠償金額。公司業務像是到處征戰的前鋒，但如果沒有法務人員這種安全閥的角色，這前鋒何時為公司引來禍害都是無從預知的。


＊相關規範＊

專利法第56條規定：「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權」。

「專利侵害鑑定要點」下篇的第二章（鑑定流程），第一節（鑑定流程概述）之一：「專利侵害之鑑定流程分為兩階段：（一）解釋申請專利範圍；及（二）比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象（物或方法）」。

「專利侵害鑑定要點」下篇的第三章（鑑定方法）之一：「解釋申請專利範圍之目的在正確解釋申請專利範圍之文字意義（下稱文義），以合理界定專利權範圍」。

鴻海檢舉中華電信違反公平交易法

工商時報在2008年4月3日報導鴻海檢舉中華電信違反公平交易法一事，內容如下：

工商時報 A4/綜合要聞 2008/04/03【林淑惠、譚淑珍／台北報導】

「鴻海檢舉中華電信，電子一哥正式摃上電信龍頭！據了解，鴻海網通事業群在十天前由律師團正式向公平會檢舉中華電的MOD機上盒採購案、招標程序違反公平交易原則，公平會受理後，已進行分案調查。

儘管公平會尚未對此事做出結論，不過，鴻海是中華電信長期往來客戶，去年底曾向士林地方法院提起假處分，後來經雙方協商後、互撤假處分，如今，鴻海再向公平會檢舉中華電信招標程序「有瑕疵」，告大客戶的動作，業界少見。

市場人士分析認為，其實，鴻海這次動作，除了欲透過公平會捍衛鴻海在機上盒的專利著作權之外，更大的用意還在牽制中華電信MOD 機上盒的主要供貨商─也就是目前拿下中華電信機上盒最大訂單的華碩，阻撓華碩在中華電信機上盒市場做大、意味濃厚。市場解讀，鴻海這項動作，更是電子一哥與電子二哥角逐中華電信未來高達百萬台以上機上盒商機的首波行動。…… 」

據報導鴻海應該擁有機上盒的專利權或著作權，如果遇到競爭者有侵害其權利的嫌疑時，大公司最常使用的就是聲請假處分，以迅雷不及掩耳的方式先制止對手製造販賣有問題的商品。雖然聲請公司必須先提出一筆擔保金才能執行假處分，但公司通常會認為，如果能迅速制止對手涉及侵權的製造販賣行為，提出擔保金所負擔的成本應該是划得來的。

類似的商場戰爭中，多是在無法以商標、專利、著作權等法律順利主張權利時，才會考慮以公平交易法主張權利。看來鴻海在依專利權或著作權提起假處分的程序上遇到困難，才轉而以公平交易法為依據方式對中華電信施壓。

如果主張招標程序違反公平交易法，引用的條文可能是公平交易法第19條第2款。該條款規定，某事業如果「無正當理由對他事業給予差別待遇之行為」，即屬違反公平法。例如，招標單位在招標規範中，就其採購的品項，針對其設計圖、規格、尺寸等所開立之規範，與特定公司之商品幾乎相同，則如此的規範形同變相指定廠牌，足以排除其他競爭廠牌參與競標，即有違反上述公平法條款的可能。

被檢舉人被認定違法的結果，通常是被命令必須停止該違法的行為，以及被處以處新臺幣五萬元以上二千五百萬元以下罰鍰。從最近的實務案例看來，大公司被處以上百萬或千萬者頗為常見。此種向公平會檢舉的動作，公平會通常要半年以上的時間才會作成被檢舉人是否違法的決定，因此常被認為是緩不濟急的法律行動。

＊相關法條＊

民事訴訟法第538條：
「於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。前項裁定，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者為限。第一項處分，得命先為一定之給付。法院為第一項及前項裁定前，應使兩造當事人有陳述之機會。但法院認為不適當者，不在此限」。

公平交易法第19條：
「有左列各款行為之一，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，事業不得為之︰
一、以損害特定事業為目的，促使他事業對該特定事業斷絕供給、購買或其他交易之行為。
二、無正當理由，對他事業給予差別待遇之行為。
三、以脅迫、利誘或其他不正當方法，使競爭者之交易相對人與自己交易之行為。
四、以脅迫、利誘或其他不正當方法，使他事業不為價格之競爭、參與結合或聯合之行為。
五、以脅迫、利誘或其他不正當方法，獲取他事業之產銷機密、交易相對人資料或其他有關技術秘密之行為。
六、以不正當限制交易相對人之事業活動為條件，而與其交易之行為。」

公平交易法第41條：
「公平交易委員會對於違反本法規定之事業，得限期命其 停止、改正其行為或採取必要更正措施，並得處新臺幣五萬元以上二千五百萬元以下罰鍰；逾期仍不停止、改正其行為或未採取必要更正措施者，得繼續限期命其停 止、改正其行為或採取必要更正措施，並按次連續處新臺幣十萬元以上五千萬元以下罰鍰，至停止、改正其行為或採取必要更正措施為止」。

APPLE 在台灣的iPod Shuffle 商品外觀保衛戰

美商APPLE公司對茂嘉(LUXPRO)公司提起的iPod Shuffle(見圖)商品外觀保衛戰，於2008年1月由高等法院作成判決(高等法院96年度上字第185號)。判決表示茂嘉公司製售的Top Tangent、Ez Tangent 兩款商品的外觀並不違反公平交易法。但茂嘉公司製售的一款沒有螢幕的Super Tangent商品則被判定違反公平法。

2005年7月間，跨國企業APPLE公司在台灣對茂嘉的Super Tangent、Top Tangent 、Ez Tangent (見圖)等長方形的MP3 PLAYER商品向台灣士林地方法院先提出假處分聲請，APPLE公司主張茂嘉的上述商品長方形的外觀以及表面的圓形控制鍵，與APPLE公司的iPod Shuffle產品外觀近似，向法院申請假處分，要求禁止茂嘉製造生產、廣告這三款商品。當時士林地方法院裁定茂嘉必須停止製造販賣、廣告這三款商品，茂嘉一時之間必須停止供貨，遭受極大的損失。

茂嘉之後繼續向高等法院提起抗告，高等法院裁定表示，由於APPLE公司就Top Tangent、Ez Tangent部分，並未釋明民事訴訟法中定暫時狀態假處分的之要件，並無須防止發生重大之損害或避免急迫危險的情形，因此僅准許APPLE公司制止茂嘉製售Super Tangent部分，而認為Top Tangent、Ez Tangent部分的製售行為不應被制止。高等法院的此一裁定，最後亦經最高法院所維持。如此一來，倘若未來在本案訴訟中，茂嘉就Top Tangent、Ez Tangent部分能夠勝訴，則茂嘉即有權利向APPLE公司請求Top Tangent、Ez Tangent 無端被禁止販售所失去的商業利益。

假處分程序只是權利人發動的緊急程序，其中的權利爭議，應在民事法院進行廣泛的言詞辯論之後，才判定最後勝負。在APPLE公司提出假處分之後，其向士林地方法院提出本案的訴訟，法院做出判決指出，iPod Shuffle的外觀經APPLE公司的行銷活動，已經相當著名，已成為公平法第20條所規定的「相關事業或消費者所普遍認知之表徵」，可以法律所保護的標的；然而法院認為茂嘉上述三款商品的外觀，Super Tangent 標示有茂嘉公司的英文名稱LUXPRO字樣，而TOP Tangent 、EZ Tangent更有螢幕的配置，與APPLE公司的iPod Shuffle並不近似，不致於構成消費者混淆，尚不違反公平法，等於宣判APPLE公司敗訴（士林地方法院94年度訴字第1109號判決）。

案件經APPLE公司上訴至高等法院，高等法院維持TOP Tangent 、EZ Tangent並不違反公平法的認定，但認為Super Tangent 雖不違反公平法第20條，卻仍屬有失公平之行為而違反公平法第24條概括條之規範。APPLE公司雖然扳回一城，沒有全輸。但TOP Tangent 、EZ Tangent部分敗訴，事關此部分假處分的賠償問題，故仍然向最高法院提起上訴。

這件訴訟因APPLE公司的跨海訴訟引來媒體的重視，許多人僅集中在茂嘉公司製售相關產品的動機發表議論。不過案件的法律重點應在於iPod Shuffle的外觀是否應受法律所保護？雙方的產品外觀是否有引起消費者混淆的危險？法律的重點和人們的直覺有時不見得相同。(本文作者為茂嘉公司訴訟代理人)


＊相關法條＊

民事訴訟法第538條第1項：「於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分」。

民事訴訟法第531條第1項：「假扣押裁定因自始不當而撤銷，或因第五百二十九條第四項及第五百三十條第三項之規定而撤銷者，債權人應賠償債務人因假扣押或供擔保所受之損害」。

民事訴訟法第533條：「關於假扣押之規定，於假處分準用之。但因第五百三十五條及第五百三十六條之規定而不同者，不在此限」。

公平交易法第20條第1項第1款：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有左列行為︰一、以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、商標 、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，為相同或類似 之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表 徵之商品者。……..」。

公平交易法第24條：「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為」。

中石化因專利侵權遭台北地院判賠二十億元

台北地方法院在2007年6月(臺灣臺北地方法院95年度智字第5號民事判決），針對一美商對中石化(中國石油化學工業開發股份有限公司)提起的專利侵權訴訟，判決中石化應賠償新台幣二十億元的天價(臺灣臺北地方法院95年度智字第5號民事判決）。

原告在此案是主張中石化的某醋酸產品，侵害其方法專利。一般方法專利的權利人，因無法得知被告的生產線上究竟使用何種方法製造產品，所以要證明被告侵害其方法專利，常是一大難題。而這件訴訟中，法院則是依據原告提出眾多專家證人的分析，而認定被告是採用原告的專利方法製造醋酸。法院在判決書中花了很大的篇幅交代其如何取捨雙方的證辭及意見，是有關方法專利侵權頗為罕見的實務案例。

同一美商也曾在高雄對中石化提出同一專利權的侵權訴訟，只不過因屬於不同時間的侵害行為，故分別提起不同的侵權訴訟（臺灣高雄地方法院民事判決89年度重訴字第1005號、91年度重訴字第14號）。先前高雄的訴訟也都是美商勝訴。台北地院可能也是因循先前判決的見解，而作成美商勝訴的判決。

本件專利訴訟有一特別的地方，在於原告起訴時其專利權已經到期，但由於原告主張的是專利權到期之前被告的侵權行為應負賠償責任，故原告專利權到期並不影響其權利主張。此外，原告針對被告不同時段的侵權行為，藉由不同的訴訟案件主張權利，也是法律所允許的。所以專利權利人應該了解，針對特定的侵權行為人，可以對其侵權事證長期的予以搜集，以預備在適當時機分別提起訴訟。

＊相關法條＊

專利法第84條第1項：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之」。

專利法第56條第2項：「方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權」。

對智財法院成立後的專利訴訟期許

我國的智財法院預定在2008年七月於台北縣板橋新站三鐵共構大樓正式成立。每個熟悉智慧財產權法的律師，難免會對智財法院有些期待。我的期待應該不算夢幻，那就是期待在進行專利訴訟時，有可以讓當事人辯論專利技術內容的機會。


常遇到專利侵害訴訟案的當事人或專利工程師，對著律師說明專利侵害比對的結果，被告是如何侵害專利，或原告是如何誇大申請專利範圍。但律師就算牢 記在心，寫在書狀，也不見得有機會能在法庭上說明。因為法官常是以鑑定機關鑑定的結論為依據。當事人若要與法官針對鑑定機關的意見予以說明或辯論，法官常只以鑑定內容為本，不會與當事人有其他討論或互動。然而在專利訴訟中，專利申請範圍的界定、待鑑定物是否落入原告專利範圍等問題，常是判定勝敗的關鍵，如果這些問題無法在法官指揮下在法庭進行辯論，只能以鑑定機關的意見為準，法庭辯論藉以探求事件真相的意義將大打折扣。

我們不難明白過去的法庭活動之所以流於以鑑定機關為準的原因，不外乎因為法官不具有技術背景。然未來的智慧財產法院將設有技術審查官，承法官之命，辦理案件的技術判斷、技術資料之蒐集、分析及提供技術之意見，並依法參與訴訟程序。法官、技術審查官與當事人若在事前都做充分的準備，在法庭上辯論技術內容將不難期待。 未來的智財法院就技術爭點的審理如果更專業，律師與當事人自然更用心於智財訴訟的進行。專利法所要追求的公平正義，將可以更具體落實。


＊相關法條＊

智慧財產法院組織法第15條第4項： 「技術審查官承法官之命，辦理案件之技術判斷、技術資料之蒐集、分析及提供技術之意見，並依法參與訴訟程序」。